Una recente decisione del Tribunale dell’UE ha messo in luce il ruolo di grande importanza che nel settore vinicolo riveste l’elemento denominativo di marchi al fine di scongiurare qualsiasi rischio di confusione tra marchi del settore. I criteri per la valutazione del rischio di confusione tra marchi non sono sempre uguali. Tra questi, gioca un ruolo fondamentale il settore merceologico e le abitudini del consumatore in tale settore.
Con una recente sentenza T‑ 298/21, il Tribunale dell’Unione Europea ha evidenziato che nel settore vinicolo l’elemento denominativo riveste un ruolo di grande importanza per valutare il rischio di confusione tra marchi. I consumatori sono abituati a designare e a riconoscere i vini con l’elemento denominativo, che solitamente coincide con il nome del viticoltore o della proprietà sul cui terreno il vino è prodotto. In tale contesto, il consumatore non si soffermerà solo sulla prima parola ma ricorderà anche la seconda parte dell’elemento denominativo, se la stessa è distintiva.
La questione relativa alla confusione tra marchi nel settore vinicolo
In data 21 gennaio 2019, la società Bodegas Beronia, S.A. (“Richiedente”) ha presentato la domanda di registrazione di marchio denominativo “ALEGRA DE BERONIA”, presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (“EUIPO”), in relazione a “vino” nella classe 33 (“Domanda”).
In data 16 aprile 2019, la società spagnola Bodegas Carlos Serres, S.L. (“Opponente”), titolare del marchio anteriore denominativo spagnolo “ALEGRO”, nella medesima classe merceologica, ha presentato opposizione innanzi all’EUIPO, ai sensi dell’Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE, sulla base del rischio di confusione.
L’EUIPO ha accolto le doglianze dell’Opponente ed ha rigettato nella sua interezza la domanda “ALEGRA DE BERONIA”, evidenziando la sussistenza di un rischio di confusione e/o associazione derivante dalla somiglianza tra i segni e dall’identità dei prodotti rispettivamente rivendicati.
Il successivo appello della Richiedente (procedimento R 2013/2020-1) è stato respinto dalla Commissione di Ricorso.
In data 27 maggio 2021, la Richiedente ha presentato ricorso innanzi al Tribunale dell’Unione Europea.
La decisione del Tribunale dell’Unione Europea
Con la decisione del 4 maggio 2022 il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato la decisione della Commissione di Ricorso.
Nello specifico, il Tribunale ha, tra le altre cose, evidenziato quanto segue:
- solo cinque delle sei lettere del marchio anteriore e cinque delle quindici lettere del marchio opposto sono identiche;
- l’elemento “beronia” del marchio contestato ha lo stesso grado di distintività del termine “alegra”. Tale elemento, pertanto, è da tenere in considerazione nel confronto tra i segni in esame;
- la presenza degli elementi, non descrittivi, “de” e “beronia” nel marchio contestato, diminuisce in modo significativo la somiglianza visiva tra i segni in conflitto;
- come esposto dalla Commissione di Ricorso e come si evince dalla giurisprudenza, è vero che i consumatori tendono ad attribuire maggiore importanza alla parte iniziale di un segno piuttosto che alla parte finale poiché normalmente più appariscente, sia visivamente che foneticamente. Tuttavia, tale considerazione non vale per tutti i casi, infatti, bisogna sempre tenere a mente il principio secondo cui l’esame della somiglianza dei marchi deve tenere conto dell’impressione globale da essi prodotta;
- nel settore delle bevande alcoliche, essendo i consumatori abituati a vedere prodotti a marchio composto da più elementi denominativi, è difficile che gli stessi (ragionevolmente informati, attenti e avveduti) trascureranno sistematicamente la seconda parte dell’elemento denominativo di un marchio al punto da memorizzarne solo la prima parte;
- l’elemento “beronia” è un termine di fantasia e non un riferimento geografico o commerciale dei prodotti designati e, pertanto, la causa menzionata dall’Esaminatore EUIPO dove si evince un chiaro riferimento all’origine geografica del marchio non è da associare a questo caso;
- grazie alle differenze suesposte, i marchi in conflitto hanno una scarsa somiglianza fonetica;
- anche a livello concettuale la somiglianza è stata ritenuta debole;
- considerate le significative differenze, si deve ritenere che, nonostante l’identità dei prodotti rispettivamente rivendicati, il pubblico di riferimento sarà comunque in grado di distinguere quelli coperti dal marchio attaccato da quelli coperti dal marchio anteriore.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale ha concluso che non sussiste un rischio di confusione e/o associazione per pubblico di riferimento e, di conseguenza, ha annullato la decisione impugnata.
La domanda di registrazione di marchio “ALEGRA DE BERONIA”, pertanto, proseguirà il suo iter fino all’emissione della comunicazione di avvenuta concessione.
La decisione evidenzia come il criterio classico della preminenza dell’elemento iniziale del marchio denominativo non è sempre applicabile tout court.
Sapete di più sulla practice di DLA Piper sulla gestione del portfolio IP a questo LINK.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Somiglianza fonetica tra marchi e rischio di confusione per i consumatori”
Autore: Maria Rita Cormaci
