Con la decisione del 25 ottobre 2022 (R 1246/2021-5), la Quinta Commissione di Ricorso dell’EUIPO ha accolto l’appello proposto da Pest Control Office Limited – la società che gestisce i marchi del noto artista Banksy e tiene i registri delle sue opere – e ha annullato la precedente decisione del 18 maggio 2021 con cui la Divisione di Annullamento aveva dichiarato nullo il marchio figurativo europeo n. 17981629 relativo all’opera di Banksy “Laugh Now But One Day We’ll Be In Charge“, che riproduce una scimmia con indosso un cartello pubblicitario.
Il segno in questione è stato registrato l’8 giugno 2019 e, solamente qualche mese dopo, Full Colour Black Limited (azienda di cartoline specializzata in immagini di graffiti e street art) si è rivolta all’EUIPO per ottenere una declaratoria di invalidità di tale marchio ritenendo che fosse stato depositato in malafede, e fondando la propria richiesta sugli articoli 59, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e 59, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione Europea.
Innanzitutto, nella sua recente decisione, l’EUIPO ha ritenuto irrilevante la circostanza che il marchio rappresenti anche un’opera d’arte. In particolare, il Collegio ha osservato che “la stessa opera d’arte o segno può essere protetta dal diritto d’autore come opera creativa originale e dal diritto dei marchi come indicatore di origine commerciale. Di conseguenza, il fatto che il segno contestato sia un’opera d’arte […] non impedisce allo stesso di essere qualificato anche come marchio che indica l’origine dei prodotti e dei servizi in questione“, e di conseguenza, di essere protetto come tale.
Contrariamente a quanto sostenuto da Full Colour Black Limited, è stato ritenuto che il segno contestato non costituisce un mero elemento ornamentale che passerà inosservato, “ma è piuttosto una combinazione insolita di elementi, come la scimmia che indossa un’etichetta bianca, che è piuttosto appariscente e rimarrà impressa nella mente dei consumatori“. Pertanto, la Commissione ha osservato che la conclusione sostenuta dalla ricorrente, secondo cui tale segno sarebbe privo di carattere distintivo o descrittivo, non è corretta.
Quanto poi alla tesi per cui Banksy avrebbe registrato il marchio in malafede, l’EUIPO ha innanzitutto ricordato che la valutazione circa la sussistenza della malafede va svolta adottando un approccio olistico. Il collegio ha poi osservato che il fatto che l’opera d’arte contenuta nel marchio sia stata resa pubblicamente disponibile in precedenza come opera di graffiti e che Banksy non abbia preso provvedimenti per proteggere il proprio diritto d’autore in relazione agli usi non commerciali di tale opera non significa che non vi sia mai stata l’intenzione da parte del titolare del marchio di utilizzare il segno come marchio.
Inoltre, quanto alla tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui Banksy avrebbe deciso di depositare il marchio per evitare di svelare la propria identità, la Commissione dell’EUIPO ha osservato che il fatto che l’artista abbia deciso di tutelare le proprie opere affidandosi alla tutela accordata dai marchi, in modo da ottenere una protezione senza dover svelare la sua identità, non dimostra che Banksy non avesse intenzione di utilizzare il marchio quando la domanda di registrazione è stata depositata. Infatti, la richiesta di declaratoria di invalidità del marchio avanzata dalla ricorrente è stata proposta meno di un anno dopo la registrazione del marchio europeo, e quindi all’interno del periodo di grazia di 5 anni entro cui il titolare può iniziare un uso effettivo del segno registrato.
Infine, il Collegio ha ritenuto che il fatto che in passato Banksy abbia espresso una visione critica del diritto d’autore, affermando pubblicamente che “Copyright is for losers“, è irrilevante alla luce del diritto fondamentale alla libertà di opinione ed espressione, anche in conformità all’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. In ogni caso, l’EUIPO ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato come una simile affermazione possa portare a concludere che il marchio sia stato depositato in malafede.
Pertanto, l’EUIPO ha ritenuto che la Divisione di Annullamento avesse commesso un errore nel concludere che la registrazione del marchio europeo in questione fosse stata effettuata in malafede, ritenendo invece valida la registrazione del marchio di Banksy.
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Autore: Carolina Battistella
