Madrid System: nuova adesione degli EAU

Nuova adesione degli Emirati Arabi Uniti (“EAU”) al Madrid System per la registrazione dei marchi a livello internazionale. Lo scorso 28 settembre 2021, gli Emirati Arabi Uniti (“EAU”) sono diventati il 109° Paese ad aver aderito al Sistema di Madrid per la registrazione dei marchi a livello internazionale nonché il terzo Stato tra i membri del Consiglio di cooperazione degli Stati del golfo Persico, dopo Bahrain e Oman.

I benefici che derivano da questo cambiamento si traducono sia un risparmio di tempo che in una limitazione dei costi. Prima dell’adesione al Sistema di Madrid, chiunque volesse proteggere il proprio marchio in questo territorio, necessariamente era tenuto a procedere ad un deposito nazionale monoclasse, vale a dire al deposito di tante domande di registrazione di marchio quante sono le classi di interesse, con costi e un dispendio di tempo solitamente elevati.

Oggi, con l’adesione al Sistema di Madrid ciò non sarà più necessario. Dal 28 dicembre, nell’ambito della procedura di registrazione internazionale sarà possibile designare anche gli EAU, in aggiunta agli Stati che già aderivano all’Arrangement e al Protocollo di Madrid.

Ma in cosa consiste il Sistema di Madrid?

Nel 1883 veniva stipulata la prima fra le grandi convenzioni in tema di proprietà intellettuale, la Convenzione di Unione di Parigi (“CUP”) la quale enunciava alcuni dei principi che ancora oggi sono posti a fondamento della normativa in esame, tra cui la c.d. priorità unionista (art. 4 CUP). Secondo questo principio un marchio depositato in un primo Paese – Paese d’origine – entro i sei mesi successivi può essere ammesso al deposito tale e quale negli altri Paesi dell’Unione, con il vantaggio di rivendicare la priorità alla data del primo deposito. Tuttavia, tale meccanismo non eliminava l’incombenza di procedere al deposito di una pluralità di domande in tanti Stati quali erano quelli per cui si intendeva ottenere tutela, con una conseguente moltiplicazione dei costi, monetari e organizzativi.

Queste condizioni hanno rappresentato il terreno fertile per la costituzione del Sistema di Madrid, le cui radici affondano nel lontano 1891, anno in cui venne sottoscritto l’Arrangement di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio al fine di rispondere alle esigenze rimaste insoddisfatte dall’istituto della c.d. priorità unionista.

Nello specifico, l’Accordo di Madrid – affiancato poi dal Protocollo di Madrid – ha istituito una procedura di registrazione centralizzata gestita dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (“OMPI”-“WIPO”) con sede a Ginevra. Il Sistema si fonda su una registrazione nazionale effettuata presso uno degli Stati contraenti – il c.d. Paese d’origine -. Il principale vantaggio consiste nella possibilità di effettuare un’unica richiesta di registrazione i cui effetti si perfezionano in tanti Paesi quanti sono i Paesi designati, generando un fascio di marchi nazionali. Il deposito della registrazione internazionale dunque equivale al deposito della domanda di registrazione del marchio presso ogni Paese designato, ciascuno dei quali provvede poi autonomamente all’esame della domanda alla luce della disciplina ed alla giurisdizione locale.

 

È bene sottolineare che le privative internazionali non hanno efficacia sovranazionale. Per i primi cinque anni successivi al deposito, la registrazione internazionale dipende dalla sorte del marchio nazionale depositato presso il Paese d’origine. In particolare, si parla di c.d. central attack riferendosi alla circostanza in cui un marchio internazionale perde efficacia a causa del venir meno dell’esclusiva nel Paese d’origine. Al contrario, qualora fosse uno dei marchi nazionali ad essere rifiutato ex officio o rigettato a causa dell’opposizione di terzi, la registrazione internazionale conserverà nonostante ciò piena efficacia negli altri Stati designati.

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