Il Tribunale UE si pronuncia sulla nozione di uso effettivo del marchio

Il Tribunale UE si pronuncia sulla nozione di uso effettivo del marchio dando indicazioni sulla portata di una eventuale decadenza e sulle prove d’uso necessarie ad evitarla.

Il Tribunale dell’Unione europea (UE) si è pronunciato nella causa T-583/19, fornendo chiarimenti sulla nozione di “uso effettivo” di un marchio ai sensi del Regolamento n. 2017/1001 e sulla validità delle prove d’uso.

Gli eventi che hanno dato vita alla controversia sono i seguenti: nel 1999 una nota società di elettrodomestici aveva ottenuto la registrazione del marchio denominativo UE “Frigidaire” per le classi 7 e 11. Nel 2015, un’altra società presentava all’EUIPO una domanda di decadenza del marchio per tutti i prodotti per cui lo stesso era stato registrato, adducendo come motivo, da un lato, il fatto che il marchio non era stato effettivamente utilizzato nel mercato europeo e, dall’altro, che era diventato un nome comune.

Dopo un iter piuttosto lungo davanti all’EUIPO, sulla questione si è pronunciato il Tribunale dell’Unione europea. Quest’ultimo ha rilevato che, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 2017/1001, qualora sussistano motivi di decadenza dei diritti solo per alcuni dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, i diritti del titolare devono essere dichiarati decaduti solo per tali prodotti o servizi. Inoltre, sussiste un uso effettivo di un marchio quando è utilizzato in conformità alla sua funzione essenziale, che è quella di garantire l’identità dell’origine dei prodotti o servizi per i quali è registrato.

Quanto invece alle prove d’uso presentate dal titolare del marchio, il Tribunale ha chiarito che, sebbene alcune fatture e dichiarazioni si riferissero a merci spedite dalla Polonia, la Commissione di Ricorso dell’EUIPO aveva correttamente osservato che le merci in questione erano passate solo in transito attraverso tale stato, con l’effetto che la fattura non provava l’uso del marchio nell’UE. Inoltre, il Tribunale ha ricordato che non è possibile determinare astrattamente la quantità di prodotti necessaria a provare un uso effettivo: la vendita di 138 lavatrici e 42 asciugatrici ad una società con sede in Germania non era sufficiente a provare l’uso del marchio, posto che si trattava di un volume di vendite piuttosto basso e che non erano state fornite ulteriori prove di vendite in altre città tedesche.

Infine, il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione europea di ricorso circa la valutazione dell’utilizzo del marchio sui social media, in quanto non era stata fornita alcuna prova obiettiva che le pagine web della ricorrente relative ai prodotti in questione fossero state visitate dal pubblico residente nel territorio dell’UE.

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