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Con la Legge 24 luglio 2023, n. 102 sono state apportate alcune importanti modifiche al Codice della Proprietà Industriale (“CPI”). Particolarmente significativa è la modifica all’articolo 59 CPI che permette la coesistenza del brevetto europeo e del brevetto italiano sulla medesima invenzione.

La previgente formulazione dell’articolo 59 CPI prevedeva che, qualora per la medesima invenzione un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario fossero stati concessi allo stesso inventore (con la medesima data di deposito o di priorità), il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo o del brevetto europeo con effetto unitario, avrebbe cessato di produrre i suoi effetti.

A seguito delle modifiche intervenute con la riforma, l’articolo prevede ora che quando un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, richiesti per la stessa invenzione, siano stati concessi allo stesso inventore o avente causa, aventi medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo. La nuova formulazione, dunque, rende possibile la sussistenza di due titoli brevettuali distinti, uno nazionale e uno di matrice europea, concernenti la medesima invenzione.

Come riportato dall’ EPO, l’attuale regime previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 59 CPI non è una novità per molti paesi europei che già in passato concedevano il beneficio di questa coesistenza tra brevetti. L’Italia, invece, ha solo recentemente modificato la disciplina anche in vista dello scenario prospettato dall’ Accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB).

L’accordo prevede che dopo un periodo transitorio di sette anni, durante il quale sarà possibile esercitare l’opt-out rispetto alle domande di brevetto europeo, il TUB avrà giurisdizione esclusiva negli stati contraenti per tutte le controversie aventi ad oggetto brevetti europei. Il beneficio per imprese, inventori e soggetti interessati, sarà quello di potersi avvalere del brevetto unitario con la possibilità di instaurare un’unica causa presso il TUB, anziché intraprendere una pluralità di cause in più Stati.

Questa modifica avrà sicuramente un impatto significativo nel panorama brevettuale in molteplici settori, consentendo di scegliere, in relazione alla medesima invenzione, se richiedere tutela del proprio brevetto italiano davanti ai giudizi nazionali o del brevetto europeo davanti al Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB).

Su un simile argomento, può essere interessante l’articolo “Approvata la riforma del Codice della Proprietà Industriale ”.

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