Obelix è il nome di uno dei personaggi più celebri della cultura popolare europea: il guerriero gallico dalla forza sovrumana, protagonista della saga a fumetti creata nel 1959 da René Goscinny e Albert Uderzo. Ma “Obelix” è anche un marchio dell’Unione europea registrato sin dal 1998 – e il simbolo ® apposto accanto al segno si è rivelato un elemento di rilievo probatorio tutt’altro che trascurabile. Lo ha stabilito il Tribunale dell’Unione europea con la sentenza del 13 maggio 2026 (causa T24/25), annullando la decisione con cui la Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO aveva respinto la domanda di dichiarazione di nullità del marchio “Obelix” registrato per armi da fuoco e materiale bellico.
Da dove nasce la vicenda
La vicenda prende avvio nel 2020. WORKS 11 Michał Lubiński, società polacca con sede a Katowice, deposita il 7 settembre 2020 una domanda per la registrazione del marchio denominativo “Obelix” per un’ampia gamma di prodotti della Classe 13 della Classificazione di Nizza: proiettili, armi balistiche, pistole, fucili militari, mitragliatrici, mortai, granate, esplosivi, munizioni e relativi componenti. Il marchio viene registrato il 29 novembre 2022.
Les Éditions Albert René – la casa editrice francese titolare dei diritti sulla saga Astérix – reagisce prontamente. Il 10 gennaio 2023 presenta all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 63 RMUE, invocando il proprio marchio anteriore “OBELIX” (registrazione UE n. 16 154), depositato il 1° aprile 1996 e registrato il 3 febbraio 1998 per prodotti e servizi nelle Classi 9, 16, 25, 28 e 41.
I motivi di nullità sono fondati sull’articolo 60(1)(a) del RMUE, in combinato disposto con l’articolo 8(1)(b) (rischio di confusione) e l’articolo 8(5) (tutela del marchio rinomato contro l’indebito vantaggio o il pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione).
La Divisione di annullamento: uso del segno come nome di personaggio, non come indicatore d’origine
Il 13 marzo 2024, la Divisione di annullamento dell’EUIPO respinge integralmente la domanda di nullità.
Il nodo centrale è la prova d’uso del marchio anteriore. Les Éditions Albert René produce una mole considerevole di documentazione: contratti di licenza per videogiochi, abbigliamento, giocattoli, statuette, costumi, tazze e peluche; dati sugli incassi cinematografici e sulla diffusione della serie; profili social media; brochure del Parc Astérix.
La Divisione opera, tuttavia, una distinzione netta tra l’uso del segno come nome di personaggio e il suo uso nella funzione essenziale di marchio, ossia quale indicatore dell’origine commerciale dei prodotti. Le immagini sui prodotti raffigurano il personaggio; il nome sui libri ne identifica il contenuto artistico; il titolo sui film svolge una funzione di individuazione dell’opera. Difetta, secondo la Divisione, il collegamento tra il segno “OBELIX” e la funzione distintiva propria di un marchio ai sensi del regolamento.
La Commissione di ricorso: la fama della serie non basta
Les Éditions Albert René impugna la decisione il 25 aprile 2024, producendo nuove prove in appello: campioni fisici di prodotti, confezioni aggiornate, fotografie e ulteriori dati di vendita. Tra questi, un elemento che si rivelerà cruciale: sulle confezioni e sui prodotti stessi, il termine “Obelix” compariva con il simbolo ® – la R cerchiata che indica un marchio registrato – apposto a destra del nome.
La Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO, con decisione dell’11 novembre 2024 (caso R 875/2024-2), ammette le prove supplementari ma conferma il rigetto.
La Commissione riconosce la popolarità straordinaria della serie: 375 milioni di album venduti nel mondo, traduzioni in 111 lingue e dialetti, quattro film live action e nove film d’animazione, oltre 100 licenziatari, un parco tematico visitato da 50 milioni di persone. Ma conclude che questi numeri dimostrano la fama della serie “Astérix & Obélix”, non la reputazione del marchio “OBELIX” autonomamente considerato.
Sul rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8(1)(b), il ragionamento si fonda sulla radicale dissimilarità tra i prodotti: armi, esplosivi e munizioni presentano natura, finalità e canali distributivi interamente diversi rispetto a libri, giocattoli, abbigliamento e servizi di intrattenimento. I pubblici di riferimento non si sovrappongono, non sussiste alcuna complementarità e il grado di attenzione nell’acquisto di armi è particolarmente elevato. Il rischio di confusione è pertanto escluso.
Quanto al collegamento ai sensi dell’articolo 8(5), la Commissione ritiene improbabile che militari, cacciatori e professionisti della sicurezza – che acquistano armi con un grado di attenzione particolarmente elevato – possano stabilire un nesso mentale tra il segno “Obelix” apposto su un’arma e il personaggio della serie a fumetti. La domanda di nullità viene conseguentemente respinta.
Il Tribunale UE: la ® non è un dettaglio
Les Éditions Albert René propone ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Ed è in questa sede che il simbolo ® assume un rilievo centrale nella motivazione della sentenza.
Il Tribunale (Ottava Sezione, sentenza del 13 maggio 2026) rileva un errore che la Commissione aveva ignorato. Dalle prove prodotte, incluse le immagini riprodotte nella stessa decisione impugnata, risulta che su vari prodotti il simbolo “®” – che significa marchio registrato – era apposto a destra del termine “Obelix” o “Obélix”. Inoltre, quando i termini “Asterix” e “Obelix” comparivano insieme, ciascun nome era accompagnato separatamente dal proprio simbolo ®.
Il passaggio decisivo merita di essere riportato: «per il pubblico rilevante che acquista tali prodotti, la presenza del simbolo ® indica che il termine “Obelix” è un marchio registrato e, pertanto, che svolge una funzione di indicazione dell’origine commerciale dei prodotti» (punto 55 della sentenza).
Il rilievo di questo passaggio non va sottovalutato. Il simbolo ® – spesso trascurato nella prassi commerciale, talvolta omesso, a volte persino apposto senza averne diritto – ha inciso sulla valutazione giuridica dell’intero caso. La ® accanto a “Obelix” non costituiva un elemento ornamentale: comunicava al pubblico di riferimento che quel segno non era soltanto il nome di un personaggio di finzione, ma un marchio registrato con funzione di indicazione dell’origine commerciale del prodotto.
Il simbolo ® e l’uso congiunto di Asterix e Obelix
Il Tribunale affronta poi un secondo errore della Commissione: l’esclusione sistematica delle prove relative all’espressione “Astérix & Obélix”.
Il principio enunciato dal Tribunale è netto: nel sistema del marchio dell’Unione europea non esiste alcun precetto normativo che imponga al titolare di dimostrare l’uso del marchio anteriore esclusivamente in forma isolata, indipendentemente da ogni altro segno. Due o più marchi possono essere utilizzati simultaneamente senza alterare il carattere distintivo del segno registrato. La reputazione non può essere esclusa per il solo fatto che il segno compare insieme a un altro termine.
E qui il simbolo ® gioca nuovamente un ruolo determinante. Il Tribunale osserva che “Obelix” può essere percepito separatamente anche nell’uso congiunto con “Asterix”, in particolare quando ciascun termine è accompagnato dal proprio simbolo ®. In tale configurazione, i due simboli dimostrano che “Asterix” e “Obelix” sono marchi registrati distinti, ciascuno dei quali indica separatamente l’origine commerciale dei prodotti e servizi.
La valutazione globale del collegamento: fattori mancanti
Il Tribunale rileva un ulteriore errore nella valutazione del collegamento tra i marchi ai sensi dell’articolo 8(5).
La Commissione aveva fondato la propria analisi su due soli fattori – la dissimilarità tra i prodotti e l’assenza di sovrapposizione tra i pubblici di riferimento – per escludere che il pubblico potesse stabilire un collegamento mentale tra il marchio contestato e quello anteriore. Il Tribunale richiama tuttavia la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza Intel Corporation, C252/07, punti 41 e 42) secondo cui l’esistenza di un siffatto collegamento deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, tra cui:
- il grado di somiglianza tra i marchi (qui, identità);
- la forza della reputazione del marchio anteriore;
- la natura e il grado di prossimità dei prodotti e servizi;
- il pubblico rilevante;
- il grado di carattere distintivo del marchio anteriore, intrinseco o acquisito attraverso l’uso;
- l’eventuale rischio di confusione.
La Commissione non aveva stabilito né considerato il grado di carattere distintivo del marchio “OBELIX” – un termine di fantasia, privo di significato lessicale in qualsiasi lingua dell’Unione, utilizzato in via esclusiva dalla richiedente e dai suoi licenziatari per oltre sessant’anni. Si tratta di un fattore che, secondo la giurisprudenza, può compensare la distanza merceologica tra i prodotti e incidere significativamente sulla valutazione complessiva del collegamento.
All’udienza del 5 dicembre 2025, lo stesso EUIPO ha riconosciuto che il carattere distintivo intrinseco e l’unicità del marchio anteriore costituivano fattori che avrebbero dovuto essere presi in considerazione nella valutazione del collegamento tra i segni.
Decisione annullata
Il Tribunale annulla la decisione della Seconda Commissione di ricorso per due ordini di ragioni: l’esame erroneo e incompleto della reputazione del marchio anteriore (in particolare per la mancata considerazione del simbolo ® e l’esclusione ingiustificata delle prove relative all’uso congiunto “Astérix & Obélix”) e l’insufficiente valutazione globale del collegamento tra i marchi (per la mancata analisi del carattere distintivo intrinseco o acquisito del segno “OBELIX”).
La causa torna all’EUIPO per una nuova valutazione conforme alla sentenza. Le spese sono ripartite tra EUIPO e WORKS 11.
La ® che fa la differenza: cosa insegna il caso OBELIX
La sentenza OBELIX offre indicazioni di notevole rilievo pratico per i titolari di marchi e per i professionisti della proprietà intellettuale, che meritano di essere evidenziate.
Il simbolo ® ha valore probatorio. Non si tratta di un mero elemento grafico ornamentale, bensì di un segnale che comunica al pubblico di riferimento che il segno cui è apposto è un marchio registrato e svolge una funzione di indicazione dell’origine commerciale. Il Tribunale UE lo ha espressamente qualificato come elemento rilevante ai fini della valutazione della percezione del segno da parte del pubblico. Ove il marchio sia registrato, l’apposizione della ® contribuisce a distinguere il segno da un semplice nome, titolo o riferimento artistico.
La ® rileva nella distinzione tra marchio e personaggio di finzione. Nel caso OBELIX, la questione giuridica centrale riguardava precisamente la qualificazione del segno: “Obelix” è percepito dal pubblico come marchio o esclusivamente come nome di un personaggio? La presenza del simbolo ® ha costituito un elemento idoneo a dimostrare che il titolare presentava il segno al pubblico nella sua funzione di marchio registrato, e non quale mero riferimento al personaggio della serie a fumetti.
L’uso della ® presuppone una registrazione effettiva. Se il marchio è registrato, l’apposizione del simbolo ® è raccomandata per rafforzarne la tutela e la riconoscibilità, in particolare nei mercati internazionali e nei paesi di tradizione anglosassone, dove la prassi d’uso è rigorosa e consolidata. Il simbolo ® nasce nel sistema statunitense; il TM ha origine nella prassi britannica: in quei paesi entrambi sono utilizzati con particolare rigore. Occorre tuttavia evidenziare che l’utilizzo della ® in assenza di una registrazione effettiva integra un abuso, equivalendo alla dichiarazione di un titolo di cui non si dispone, con il rischio concreto di conseguenze sul piano giuridico.
In pendenza della registrazione, il simbolo appropriato è il TM. L’apposizione della ® è consentita solo ad avvenuto perfezionamento della registrazione – un procedimento che, a seconda della giurisdizione e della complessità della pratica, richiede indicativamente dai sei agli otto mesi. Nel periodo intermedio, l’acronimo TM (trade mark) rappresenta l’indicazione corretta per segnalare che il segno è oggetto di una domanda di registrazione. In alternativa, è possibile indicare espressamente “marchio depositato”. Nell’ordinamento italiano non sussiste un obbligo di legge di apporre tali simboli: la tutela discende dalla registrazione medesima. Il caso OBELIX dimostra tuttavia che l’uso sistematico della ® può produrre un impatto concreto sulla valutazione giuridica del segno, anche dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
La valutazione resta sempre caso per caso. Non esiste una regola generale secondo cui la ® sia sufficiente, di per sé, a sottrarre un marchio alla contestazione, né una regola per cui il nome di un personaggio di finzione non possa mai assolvere la funzione di marchio. Rileva il rapporto specifico tra il segno, le modalità con cui esso è presentato al pubblico e il contesto commerciale di riferimento. Il caso OBELIX conferma, tuttavia, che il simbolo ® costituisce un elemento che le autorità giudicanti possono e devono considerare nella valutazione della percezione del segno da parte del pubblico rilevante.
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About the Author: Maria Rita Cormaci
