La Corte d’Appello di Milano fornito chiarimenti in materia di contributory infringement e retroversione degli utili in assenza di lucro cessante.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 14/05/2020 n. 1094, ha affrontato – riformando parzialmente la decisione di primo grado – una serie di questioni di particolare interesse, tra cui la contraffazione indiretta di brevetto e la retroversione degli utili in assenza di lucro cessante in capo al titolare del brevetto violato.
In particolare, il caso riguardava un società titolare di tre brevetti europei aventi ad oggetto dei particolari ritrovati afferenti ad una macchina astucciatrice. La vicenda, piuttosto complessa, era iniziata nel 2013, quando la società aveva proposto davanti al Tribunale di Milano un ricorso per descrizione nei confronti di un’altra società. Quest’ultima, infatti, aveva venduto ad un cliente canadese otto linee complete di imballaggio per capsule di caffè, ciascuna composta, inter alia, anche di una macchina astucciatrice, incorporante – secondo quanto sostenuto dall’attore – i ritrovati di cui ai brevetti menzionati.
La decisione di primo grado, favorevole all’attore, era stata appellata dal convenuto. Quest’ultimo, infatti, sosteneva che non potesse esservi contraffazione indiretta poiché l’attuazione delle rivendicazioni di metodo era avvenuta solo in Canada e non in Italia, e quindi fuori dal territorio protetto dalla privativa. Sul punto, la Corte d’Appello ha chiarito che il contributo alla contraffazione (contributory infringement) deve ritenersi sussistente tutte le volte che l’autore del contributo realizza nel territorio dello Stato profitti mediante la fornitura dei mezzi, indispensabili all’attuazione del procedimento tutelato dal brevetto, ad altro soggetto, che applichi il procedimento protetto in qualunque luogo, con la consapevolezza che i mezzi, da lui forniti, sarebbero stati utilizzati proprio per l’attuazione di tale procedimento.
Inoltre, per quanto concerne la quantificazione del risarcimento del danno, riformando la conclusione dei giudici di prime cure, la Corte d’Appello ha ricordato che l’art. 125 c.p.i. ha introdotto la possibilità, per il titolare del diritto leso di chiedere, in sostituzione del risarcimento del lucro cessante, la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, anche nel caso in cui l’ammontare di tali utili superi l’ammontare della perdita di guadagno subita.
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